해외 IP 창출 비용을 절감할 수 있는 방안에 대해

권구성 변리사

특허권은 국가마다 존재하고 소멸하므로, 국가마다 특허를 별개로 취득해야 하고, 이를 속지주의라 한다. 따라서 국내에서 등록된 특허는 해외에서 보호받을 수 없기 때문에 해외로의 진출을 염두하고 있는 기업이라면, 다른 국가에 특허를 출원하여 등록시켜야만 한다. 해외에서 특허를 획득하기 위한 방법은 크게 두 가지 방법이 존재하는데, PCT 출원과 개별국 출원이다. PCT 출원은 국제적 조약을 이용하여 크게 하나의 출원으로 진행하는 것이고, 개별국 출원은 개별국마다 출원을 신청하는 것이다.

해외에서의 높은 기술이전 비용과 빈번하게 발생되는 특허 분쟁 등으로 인해, 많은 기업들이 해외특허 출원의 필요성을 알고 있다. 그러나 해외 특허 창출 비용은 국내에 비해 매우 높고, 이러한 비용이 부담되어 해외에서의 보호는 포기하는 케이스도 많이 발생하고 있다.

해외 출원의 경우, 다른 국가로의 출원도 많이 늘었지만 아직까지는 우리나라의 주요 교역국이라고 할 수 있는 미국, 중국, 유럽, 일본으로의 출원이 가장 많이 활용된다. 기업이 1건의 특허를 상기 주요 4개의 국가에 출원 및 등록한다고 가정하는 경우, 전체 비용은 최대 1억원까지 들어 갈 수 있는데, 이는 매우 비싼 비용이다. 또한, 기업의 중요 특허가 여러 건이 경우, 이러한 해외 특허 창출 비용을 절감할 수 있는 방안이 필수적이다.

​기업이 해외 특허 창출 비용을 절감할 수 있는 방법은 크게 2가지로 나눌 수 있다. 특허를 획득하기까지 들어가는 비용 자체를 절감하는 방법과 해외 특허 창출에 들어가는 비용을 지원받는 방법이다.

먼저, 비용 절감 방법과 관련하여, 해외 출원과 등록 자체에 들어가는 비용은 고정적인 금액으로 절감하는 것이 쉽지 않다. 보통은 이미 국내에 출원, 등록되어 있는 특허를 번역하여 해당 국가 특허청에 제출하는 것이 출원 절차이고, 등록 결정 이후 소정의 등록료와 서류 제출을 진행하는 것이 등록 절차이므로, 이 부분의 비용을 줄이는 것은 쉽지 않다. 다만, 해외 출원의 심사과정에서 거절이유가 통지되는 횟수는 케이스에 따라 매우 다양하고, 거절이유 통지에 대응하는 횟수에 따라 비용이 계속 늘어나게 되므로, 상기 거절이유가 통지되는 횟수를 줄이는 것이 전체 비용을 절감하는 가장 중요한 요소가 될 수 있다.

거절이유가 통지되는 횟수를 줄이는 방법은 다양한 방법이 있을 수 있지만 최초 출원시부터 ​등록가능성을 높인 상태에서 진행하는 것이 가장 중요하다. 예를 들어, 특정 국가에서는 도면에 대해서도 까다롭게 심사하는 경우가 있고 미리 도면의 형식 등을 맞추어 출원하게 되면, 거절이유 통지를 막을 수 있어 해당 이벤트에 대응되는 비용 절감이 가능하다.

또한, 국내 출원에 대해 우선권을 주장하면서 해외 출원을 진행하는 경우, 국내외 우선심사신청 제도를 이용하는 것을 추천한다. 국내 출원 건에 대해 우선심사 신청을 하는 경우, 1년 이내 심사 결과를 받아볼 수 있고, 이를 통해 등록이 명확한 국내 출원에 대해서만 해외 출원을 진행할 수 있다. 우선권을 주장할 수 있는 기간이 1년 이내이므로, 우선심사신청을 통해 1년 이내 등록 가능성이 높은 출원을 선별할 수 있고, 당연히 국내에서 등록 가능성이 높은 출원은 해외에서도 등록 가능성이 높기 때문이다. 나아가 해외 출원 진행시 우선권의 기초가 된 국내출원이 등록되면, 국내 등록된 청구항에 매칭하여 해외출원 청구항을 보정하고, 특허심사하이웨이 (PPH : Patent Prosecution Highway) 제도를 활용하여 해외출원의 빠른 심사를 유도할 수 있다. 특히, 특허심사하이웨이를 활용하는 경우, 거절이유 통지의 가능성을 대폭 줄이면서 등록까지 진행할 수 있어 특허 창출 비용을 효율적으로 절감할 수 있다. 물론, 국내 우선심사 신청 및 특허심사하이웨이 신청에 따른 비용이 추가되지만 거절이유 통지의 횟수를 대폭 줄일 수 있어 비용 및 소요되는 시간 측면에서 매우 매력적인 방법이라 볼 수 있다.

다음으로, 해외 특허 창출에 들어가는 비용을 지원받는 방법과 관련하여, 다양한 정책들이 시행되고 있다. 많은 방법이 있지만 대표적인 3가지 방법을 설명하고자 한다.

첫째

‘스타트업 지식재산바우처사업’을 활용해볼 수 있는데, 소형, 중형A, 중형B 바우처로 나누어 운영하고, 각 500만원, 1,000만원, 1,700만원의 비용 지원이 가능하다. ‘스타트업 지식재산바우처사업’의 장점은 국내외 출원에 모두 지원이 가능하다는 것으로, 매년 3월에 접수를 받고 있다.

둘째

‘수출바우처 사업’을 활용해볼 수 있는데, 수출 규모에 따라 3000만원에서 1억원 까지 비용 지원이 가능하다. 단, ‘수출바우처 사업’은 국내 출원 지원은 되지 않고 해외 출원에 대해서만 지원된다. ‘수출바우처 사업’은 해외 특허출원 이외에도 전시회 참석, 해외 규격 인증, 국제 운송 등의 비용 등도 지원 가능하므로, 수출 역량이 높은 회사의 경우, 적극적으로 활용할 것을 추천한다.

마지막으로

‘글로벌 IP 스타기업’에 선정되어 비용을 지원받는 것이 있다. 지역지식재산센터를 통해 매년 선정되고, 선정될 경우 매년 5000만원에서 7000만원 (지역별도 상이할 수 있음)의 금액을 지원받을 수 있으며, 이는 연차 평가를 통해 3년간 유지될 수 있다. 단, ‘글로벌 IP 스타기업’ 지원사업의 경우에도 해외 출원과 관련된 비용만이 지원된다.

기업이 보유하는 IP의 가치는, IP를 활용하여 자신 또는 상대방이 얻을 수 있는 수익에 따라 결정된다. 따라서 이러한 IP의 가치를 높이기 위해서는 시장성이 높은 해외를 포함시켜야 하고, 국내 특허 이외 해외 특허를 다수 보유하여야 함은 필수적이다. 전술한 특허창출비용의 절감 방법 및 비용 지원 방법을 통해, 높은 가치의 IP를 보유한 대한민국 기업들이 늘어나기를 바라본다.